Интеллектуальное рейдерство, или как бороться

С ЛЮБИТЕЛЯМИ ЗАВОЕВЫВАТЬ РЫНКИ, «ПРОЕЗЖАЯ ЗАЙЦЕМ»?»

Ж.Б.ШКУРДЮК,

заместитель Председателя Верховного Суда

Республики Беларусь,

председатель судебной коллегии

по делам интеллектуальной собственности,

заслуженный юрист Республики Беларусь

С древнейших времен производители маркировали свои товары оригинальными клеймами – прообразами современных товарных знаков. Это был своеобразный знак качества, который позволял отличать товары одного производителя от продукции и товаров других производителей на рынке. Не утратили своей актуальности товарные знаки и в настоящее время. Каждая компания либо предприятие, чтобы выделить свой товар, привлечь к нему покупателя, проставляет на нем товарный знак в виде словесного, комбинированного, изобразительного обозначения, регистрирует объемные товарные знаки в виде банок, бутылок и упаковок. Зачастую этому предшествует многолетняя кропотливая работа над разработкой нового и оригинального товарного знака, его рекламой и продвижением на рынке, сопровождаемая серьезными финансовыми вложениями. Порой цена «раскрученных» товарных знаков может значительно превышать стоимость самой фирмы. К примеру, стоимость товарного знака «Coca Cola» в разные годы колебалась от 30 до 66 млн.дол. США, в 2008 году товарный знак «Microsoft» стоил 59 млн.дол. США, а «Nokia» – 36 млн.дол. США. Стоимость товарных знаков наиболее крупных и известных белорусских производителей также достаточно высока.

С товарными знаками мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни: это наименования мясомолочной, кондитерской, табачной, пивной, алкогольной, фармацевтической, парфюмерной, текстильной продукции. Вместе с тем достаточно провести опрос потребителей, чтобы убедиться в том, что большинству из них вообще не знакома такая правовая категория, как «товарный знак». Многие и не догадываются, что наименования самих предприятий, дизайн упаковки товаров, наименования продуктов и изделий зарегистрированы в качестве товарных знаков производителей и на них получены охранные документы. Потребители просто доверяют товарам такого производителя, которого они хорошо знают, продукция которого имеет высокое качество. Жизнь показывает, что не только низкая цена и качество определяют популярность товара – удачно подобранное обозначение также способствует его успеху на рынке.

Что же касается преимуществ регистрации, то хорошо узнаваемый товарный знак позволяет его владельцу получить значительно больше прибыли, так как при прочих равных условиях потребитель всегда отдает предпочтение товару или услуге, обладающим высоким качеством и предлагаемым под хорошо известным знаком. Кроме того, владелец товарного знака не только может сам его использовать, но и вправе разрешать использование знака другим субъектам хозяйствования, заключая с ними лицензионные договоры и получая за это вознаграждение. И, что, пожалуй, самое главное, он вправе запрещать использование на бездоговорной основе своего знака либо похожего на него всем третьим лицам, устанавливая тем самым монопольное право на рынке товаров и услуг и устраняя с рынка конкурентов.

Вместе с тем есть и оборотная сторона медали. Хотя регистрацию товарного знака и считают мощным стратегическим инструментом маркетинговой политики, редким товарным знакам удается не сойти с дистанции. Даже самый раскрученный и узнаваемый товарный знак не сможет силой удерживать потребителя, если выпускаемая предприятием продукция утратила свое высокое качество, а отсюда и привлекательность, морально устарела, а на рынке появилась аналогичная продукция либо товары с более высокими качественными показателями, более привлекательным дизайном упаковки и более высокими техническими параметрами. Кроме того, к упадку может привести неверная ценовая, сбытовая, рекламная политика. Но одним из опаснейших факторов остается все-таки снижение качества продукции.

В последнее время наметилась определенная тенденция, связанная с приходом на белорусский рынок иностранных фирм. Работу на нашем рынке они начинают не с активной рекламной кампании своего товара, а с закрепления прав на оригинальные, запоминающиеся, красивые, яркие словесные обозначения и изображения. Количество подаваемых в белорусское патентное ведомство заявок на регистрацию по национальной процедуре ежегодно растет, и по данным Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь из 48210 зарегистрированных на 1 января 2014 г. товарных знаков иностранные правообладатели владеют 20000. Наиболее активны в подаче заявок Германия, Швейцария, Китай, США, Италия, Франция, Япония, Австрия, Великобритания, Россия, Украина.

Поскольку на экспорт приходится около 85% всего объема товаров и услуг, производимых в Республике Беларусь, белорусские производители также должны думать о закреплении прав, прежде чем продвигать продукцию на зарубежные рынки.

Вместе с тем они не отличаются особой активностью и неохотно используют те преимущества, которые дает регистрация знаков в странах экспорта.

Рыночную экономику очень сложно представить без конкуренции, то есть экономического соревнования, состязательности субъектов хозяйствования за лидерство, за первенство на рынке.

Конкуренция, являясь неизменным атрибутом любого рынка товаров и услуг, служит одним из важнейших способов повышения эффективности как экономической системы в целом, так и всех ее звеньев.

При добросовестной конкуренции, осуществляемой по строго установленным правилам, субъекты хозяйствования для завоевания рынков и привлечения внимания потребителей к своей продукции используют повышение качества и иных характеристик реализуемого продукта или оказываемой услуги, маркетинговые стратегии и рекламу, манипулирование уровнями цен в сторону их снижения, различного рода акции и распродажи, создание более совершенной группы товаров и услуг, строго следуя обычаям делового оборота, требованиям добросовестности и разумности.

Добросовестная конкуренция – это признак «здорового» рынка, где фактическую пользу от используемых методов в конкурентной борьбе получает конечный потребитель.

Однако не все субъекты хозяйствования хотят в своем бизнесе конкурировать добросовестно и честно, поэтому недобросовестная конкуренция как один из видов нецивилизованного поведения в целях получения необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности еще долго будет объективной реальностью.

Как следует из судебной практики судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (далее – коллегия), на национальном рынке «паразитируют» на чужих средствах индивидуализации большей частью представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, небольшие совместные и иностранные предприятия, общества с ограниченной ответственностью. Именно для них характерны производство и реализация продукции с использованием несколько видоизмененного чужого товарного знака либо фирменного наименования, приобретшего устойчивую репутацию на рынке, схожей упаковки товаров. Такие действия, связанные с незаконным использованием чужой интеллектуальной собственности и получением преимуществ на рынке однородных товаров и услуг за счет чужой деловой репутации, в зарубежной антимонопольной практике получили название «проехать зайцем». В качестве способов защиты от таких «зайцев" – любителей «прокатиться» за чужой счет в коллегию ежегодно подается иностранными и национальными правообладателями несколько десятков законных и обоснованных исков о пресечении нарушения прав на товарные знаки, о взыскании штрафов в размере стоимости товаров с незаконно используемыми товарными знаками либо о возмещении убытков.

Приведем конкретные примеры из судебной практики, иллюстрирующие вышеизложенное.

Пример. Предприятие «С» – обладатель словесного товарного знака «Капитошка», которому в Беларуси предоставлена правовая охрана в отношении товаров 30 класса по Международной классификации товаров и услуг (кондитерские изделия, в том числе печенье), предъявило иск о взыскании штрафных санкций и пресечении действий, нарушающих исключительное право на названный товарный знак, к РУП «Б», сославшись на то, что данное предприятие без разрешения истца производило, предлагало к продаже и продавало кондитерскую продукцию (печенье), однородную продукции, производимой и реализуемой истцом, на этикетках потребительских упаковок которой содержалось обозначение «Капитошки», сходное до смешения с товарным знаком истца.

В суде ответчик не отрицал факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

Вынося решение в пользу истца, взыскивая штрафные санкции и запрещая РУП «Б» без разрешения владельца товарного знака «Капитошка» изготовление, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью кондитерских изделий, в том числе печенья, со сходным до степени смешения с товарным знаком обозначением «Капитошки», коллегия в решении сделала вывод о схожести товарного знака и используемого ответчиком обозначения по критериям фонетического, графического (визуального) и семантического (смыслового) сходства, в связи с чем они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, и существует возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности продукции, маркированной товарным знаком «Капитошка», и однородной продукции, реализуемой под обозначением «Капитошки», одному производителю.

Другой пример. Белорусское ООО «В» обратилось с иском к ПООО «Б» о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак, в котором указало, что с 2003 года является на территории Беларуси владельцем товарного знака «Суперкрот», зарегистрированного в отношении товаров класса 03 по Международной классификации товаров и услуг (препараты для чистки сточных и канализационных труб, препараты для придания блеска), а также товаров класса 05 (дезинфицирующие средства для гигиенических целей). Ответчик нарушает его исключительное право на товарный знак, поскольку при изготовлении, хранении, предложении к продаже и продаже средств для удаления засоров в трубах – товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак, без разрешения истца использует словесные обозначения «супер КРОТ» и «super KRET», вводя потребителей в заблуждение относительно производителя продукции.

Отрицая факт нарушения исключительных прав истца, ответчик аргументировал свои возражения тем, что производит и реализует средство и гель для удаления засоров в трубах под наименованиями «КРОТ» и «KRET». Присутствующие на этикетках упаковок слова «супер» и «super» являются общеупотребимыми, пишутся отдельно от основных обозначений «КРОТ» и «KRET» и используются предприятием лишь в рекламных целях.

Удовлетворяя частично требования истца и вынося решение о запрете ПООО «Б» на территории Беларуси без разрешения владельца товарного знака «Суперкрот» изготовления, предложения к продаже, продажи и иного введения в гражданский оборот или хранения с этой целью указанных в свидетельстве товаров классов 03 и 05 Международной классификации товаров и услуг, обозначенных сходным до степени смешения с товарным знаком обозначением, коллегия решение аргументировала тем, что товарный знак «Суперкрот» и словесное обозначение «супер Крот» являются сходными до степени смешения, поскольку последнее обозначение в целом ассоциируется с товарным знаком «Суперкрот» с учетом их фонетического и семантического (смыслового) сходства, несмотря на отдельные отличия по графическому (визуальному) признаку.

Что же касается используемого ответчиком при производстве и реализации продукции обозначения «super KRET», то суд не признал его сходным до смешения с товарным знаком истца «Суперкрот», отказав истцу в иске в этой части, в силу того, что знак и обозначение, несмотря на их фонетическое сходство, в целом не ассоциируются друг с другом, поскольку различаются по своему графическому облику, а также по семантике: приставка «Супер» и слово «super», значения которых совпадают, не являются сильными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, в то время как слово «KRET», доминирующее в используемом ответчиком обозначении, отсутствует в русском языке.

Самостоятельную разновидность актов недобросовестной конкуренции на белорусском рынке представляет собой недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на чужие товарные знаки (знаки обслуживания).

Поскольку традиционных обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, уже не хватает всем желающим иметь товарный знак, конкурентов все больше привлекают завоевавшие известность чужие знаки, в том числе и иностранных производителей, которые по тем или иным причинам не успели либо не захотели расширять правовую охрану на территорию Республики Беларусь. Здесь действуют принципы «кто не успел, тот опоздал» и «первый во времени – первый в праве», которыми и оправдывают свои действия недобросовестные конкуренты, подающие заявки на регистрацию чужих товарных знаков либо используемых обозначений. Причем с учетом норм Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках) все выглядит благопристойно.

Целью таких регистраций и приобретений исключительных прав является установление монопольного права на рынке товаров и услуг, получение незаконных преимуществ в предпринимательской деятельности. Так называемые интеллектуальные рейдеры вместо того, чтобы быть добросовестными коммерческими (торговыми) представителями на рынке по продвижению товаров производителей, владельцев прав на товарные знаки, превращают в доходный бизнес регистрацию на свое имя известных товарных знаков с целью последующей их продажи этим добросовестным владельцам за баснословные суммы.

Нередки случаи регистрации в качестве товарных знаков чужих фирменных наименований либо части фирменных наименований. Позаимствовав фирменное наименование либо его часть и оформив его в качестве уже своего товарного знака, такой владелец считает своим законным правом устанавливать монополию на рынке и диктовать свои условия путем запрета фирме выпускать продукцию либо оказывать услуги под собственным фирменным наименованием, используемым в течение достаточно длительного периода времени и приобретшим известность среди потребителей и деловых кругов своей добросовестной, безупречной деятельностью.

Зачастую совершению актов недобросовестной конкуренции в какой-то степени способствует и несовершенство белорусского законодательства в сфере товарных знаков и знаков обслуживания, допускающего возможность регистрации товарных знаков не только на юридических лиц, но и на физических лиц, вообще не занимающихся производственной и предпринимательской деятельностью, но регистрирующих на себя до 50 и более знаков одновременно. С целью устранения данной проблемы Верховным Судом Республики Беларусь в 2008 году были инициированы изменения в Закон о товарных знаках, исключающие возможность регистрации товарных знаков на физических лиц. Однако такая инициатива не нашла поддержки большинства заинтересованных.

Конечно же, такие регистрации на свое имя товарных знаков, в основе которых лежит чужая интеллектуальная собственность, стабильными назвать нельзя, и над приобретающими подобным образом права на знаки постоянно висит угроза возможной их потери путем оспаривания регистрации в Апелляционный совет при патентном органе либо в антимонопольный орган, по решению которого действия по регистрации товарных знаков интеллектуальными рейдерами на свое имя признаются недобросовестной конкуренцией с последующим аннулированием регистраций патентным органом. Решения этих органов, вынесенные не в пользу горе-правообладателей, при последующем их обжаловании в коллегию оставлялись без изменения как законные и справедливые.

В качестве иллюстрации уместно привести дело по жалобе истца – индивидуального предпринимателя Б. на решение Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь, которым его действия, связанные с регистрацией в Беларуси и использованием товарного знака «Astronim», были признаны недобросовестной конкуренцией.

Решением судебной коллегии обжалуемое решение было признано законным. Суд установил, что с 2003 года ООО «А» оказывало услуги по программированию и рекламе в сети Интернет, используя при выполнении работ и оказании услуг словесное обозначение «Astronim». Это слово являлось латинской транслитерацией части его фирменного наименования, но не было зарегистрировано в качестве товарного знака. В свою очередь предприниматель Б., оказывая аналогичные услуги, зарегистрировал в 2007 году на свое имя идентичный словесный товарный знак «Astronim», а затем потребовал от добросовестного пользователя незарегистрированного обозначения (ООО «А»), чтобы он прекратил нарушать его исключительные права на товарный знак.

Учитывая то, что целью индивидуального предпринимателя было получение необоснованных преимуществ в бизнесе, а также то, что данная регистрация товарного знака «Astronim» противоречила действовавшему на тот момент Закону Республики Беларусь от 10.12.1992 № 2034-XII «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», коллегия согласилась с обоснованностью вывода антимонопольного органа о том, что действия ИП Б. по регистрации на свое имя товарного знака являлись недобросовестной конкуренцией.

Зачастую недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, ссылаясь на ностальгию по прошлому, регистрируют на свое имя в качестве товарных знаков обозначения, которые на протяжении длительного времени использовались на территории бывшего СССР различными производителями, в связи с чем имеют стойкую ассоциацию у потребителей с качественным товаром определенного вида. После получения охранных документов они предъявляют необоснованные притязания к добросовестным пользователям тождественных обозначений, ссылаясь на нарушения исключительных прав на товарные знаки, инициируют обращения в суд с исками о пресечении нарушений их прав.

Пример. Зарегистрированное в Беларуси СООО «К» обжаловало в суде решение Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь, которым действия общества по регистрации товарного знака были признаны недобросовестной конкуренцией.

Как было установлено судом, российские предприятия – ООО «Ц» и ООО «М», а также белорусское СООО «К» производили каждый на своей территории, а затем продавали в Беларуси замороженные полуфабрикаты и пельмени под наименованием «Русские», которое на протяжении длительного времени использовалось на территории бывшего СССР и потому стойко ассоциировалось у потребителей с качественным товаром определенного вида. Однотипная продукция расфасовывалась в картонные коробки со схожими рисунками (на фоне орнамента была изображена расписная ложка с пельменями, выполненная в бело-желто-красно-черном цветовом решении) и похожей надписью.

При этом российское общество «Ц» реализовывало пельмени в этой упаковке в Беларуси с 2003 года, а белорусское ООО «К» – с 2007 года. Тем не менее в 2010 году СООО «К» зарегистрировало в Беларуси в качестве товарного знака изобразительный элемент на упаковке пельменей, после чего стало запрещать ООО «Ц» использовать это обозначение при осуществлении хозяйственной деятельности, требовать от контрагентов конкурента прекратить использование обозначения и изъять из торговой сети продукцию в данной упаковке. Названные действия были расценены антимонопольным органом как недобросовестная конкуренция, с чем в последующем согласилась коллегия.

Представители владельца товарного знака не отрицали в суде, что, руководствуясь чувством ностальгии по прошлому, для регистрации намеренно выбрали обозначение, хорошо известное потребителям задолго до даты регистрации знака, длительное время использовавшееся на территории бывшего СССР различными производителями пельменей и ассоциировавшееся у потребителей с продукцией хорошего качества.

Отметим, что антимонопольный орган может признать действия по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией и в том случае, если обладатель прав на него сам еще не вышел на рынок со своей продукцией, но уже запрещает использование своего обозначения всем другим производителям и продавцам аналогичной продукции. Однако здесь есть свои нюансы. Недобросовестный владелец товарного знака должен таким запретом на использование его знака фактически причинить убытки другим субъектам хозяйствования или нанести урон их деловой репутации либо быть потенциально способным к этому. Иначе действия владельца по регистрации товарного знака нельзя квалифицировать как недобросовестную конкуренцию.

Подтверждением тому является дело по жалобе российского ООО «Б» на решение антимонопольного органа, который не признал действия ОДО «Ц» по регистрации в 2008 году на свое имя товарного знака «Энтенгин» в отношении товаров класса 05 Международной классификации товаров и услуг недобросовестной конкуренцией.

Установлено, что основными видами деятельности ОДО «Ц» являлись производство и реализация энтеросорбента «Полифепан», а российское ООО «Б» занималось производством и реализацией лекарственного энтеросорбирующего средства «Энтегнин». Товарный знак «Энтегнин» фактически был зарегистрирован на товары, производимые российским ООО «Б». Однако это общество не представило суду доказательств того, что владелец товарного знака запретил ему использовать обозначение «Энтегнин» при производстве энтеросорбирующего средства и это помешало его работе. Поэтому антимонопольный орган не увидел в данном случае признаков недобросовестной конкуренции, с чем согласилась коллегия. Суд указал, что сама по себе регистрация товарного знака без последующих действий его владельца по реализации своего исключительного права на него, в том числе по запрету его использования конкурентами, еще не дает предприятию конкурентных преимуществ, не препятствует формированию его деловых связей, не влечет нарушения либо расторжения этих связей, а также не ведет к причинению убытков либо нанесению ущерба его деловой репутации.

В заключение следует отметить, что интеллектуальная собственность – это хоть и нематериальные активы, но именно они являются наиболее «лакомыми» и доступными для захвата «кусочками». И если у предприятия все складывается удачно, оно нарабатывает репутацию, выводит на рынок высококачественную продукцию, следует своевременно подумать о разработке и защите своей индивидуальной, а не заимствованной интеллектуальной собственности, дающей серьезные конкурентные преимущества, с тем чтобы ею не воспользовались недобросовестные конкуренты, бывшие сотрудники предприятия либо вышедшие из состава учредителей партнеры, решившие открыть собственный бизнес. Необходимо помнить, что, откладывая «на потом» защиту своей интеллектуальной собственности, можно приблизить приход рейдеров.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ –

Дата добавления: 2015-05-29